Неиспользование товарного знака:
что показывает практика
Т.А.ВАХНИНА –
патентный поверенный (фирма патентных поверенных «Иннотэк»)
Автор рассматривает принцип обязательного использования товарного знака и договор как средство доказательства факта использования товарного знака.
Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) регулирует правоотношения, связанные с обязанностью владельца использовать обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака. Так, в п. 3 ст. 22 говорится: «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до даты подачи такого заявления.
Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем».
Правомерно ли законодатель включил в содержание этой статьи условие о том, что любое лицо может оспорить свидетельство на товарный знак по этому основанию?
Практика разрешения вопросов, так или иначе связанных с использованием возможностей, предоставляемых ст. 22, в борьбе за собственные интересы, показывает, что число заявлений о досрочном прекращении правовой охраны на этом основании неуклонно растет. Это подтверждается данными, представленными на сайте Роспатента.
| Год |
Поступило заявлений |
Принято решений |
| 2000 |
345 |
211 |
| 2001 |
522 |
248 |
| 2002 |
429 |
299 |
| 2003 |
1033 |
515 |
| 2004 |
646 |
627 |
По мнению Палаты по патентным спорам (далее – Палата), «…такой высокий показатель досрочного прекращения действия регистрации товарного знака … обусловлен обострением конкурентной борьбы на рынке. При такой ситуации в первую очередь оспариваются неиспользуемые знаки, которые ранее зарегистрированы на всякий случай».
Практика работы с владельцами товарных знаков позволяет выявить следующие категории любых лиц, использующих права, предоставляемые им ст. 22 Закона.
1. Заявители, подавшие на регистрацию обозначение и получившие уведомление со ссылками на п. 1 ст. 7 Закона о выявленных сходных или тождественных обозначениях. Традиционным приемом борьбы за получение регистрации является подача заявления о досрочном прекращении препятствующего охранного документа.
2. Владельцы товарных знаков, которые активно используют зарегистрированные в качестве товарных знаков обозначения, но не имеют доказательств их использования в силу неправильно оформляемых хозяйственных документов. Третьи лица используют эти обстоятельства в собственных интересах. Например, организация активно использует товарный знак в названии ресторана, а также в качестве названий вин и напитков, которые подаются в этом ресторане. Однако вино изготавливается не самим рестораном, а по его заказу выпускается заводом, который и указан на этикетках продукции в качестве изготовителя. Должных доказательств изготовления товара по заказу владельца нет. Следовательно, существуют основания для признания товарного знака не используемым для изготовления напитков.
3. Владельцы товарных знаков, которые не используют весь перечень товаров и услуг, указанных в свидетельстве, но не хотят лишаться регистрации в связи с тем, что обозначение широко известно, но в отношении одного конкретного товара, и регистрация обозначения для другого товара, даже неоднородного, на имя другого лица может привести к потере репутации собственного товарного знака.
4. Владельцы товарных знаков, случайно попавшие под «обстрел» в результате «военных действий» двух конкурирующих сторон. Например, фирма 1 подала заявление об аннулировании товарного знака, принадлежащего фирме 2, на основании п. 1 ст. 7 Закона (сходство двух обозначений до степени смешения). Сходство было обоснованно по отношению к товарному знаку, принадлежащему фирме 3. Фирма 2 и фирма 3 работали на одном рынке, пользовались теоретически сходными до степени смешения обозначениями, но, находясь в различных регионах Российской Федерации, не сталкивались и даже не знали о существовании друг друга. Фирма 2 разработала план, по которому фирма 3 была вынуждена предоставить ей письмо-согласие на регистрацию сходного обозначения в обмен… на отзыв заявления об аннулировании товарного знака. Идея осуществляется путем подачи заявления о досрочном прекращении действия свидетельства на товарный знак на основании неиспользования.
По нашей статистике, значительная часть заявлений (категории 2, 3 и 4) подается третьими лицами, преследующими цель получить незаслуженную выгоду. К этим лицам относятся, как правило, бывшие партнеры или реорганизованные предприятия, а также юридические и физические лица с так называемым «плохим лицом» («bad face»). Очевидно, что в последнем случае речь идет о злоупотреблении правом. Арбитражная практика показывает, что существует реальная возможность защитить интересы клиента от нападения третьих лиц. Например, при попытке третьего лица принудить владельца товарного знака заключить с ним договор под угрозой аннулирования свидетельства на товарный знак.
По нашему мнению, возможность подачи заявления «по трехлетнему неиспользованию», предоставляемая ст. 22 Закона любому лицу, открыла новое направление, позволяющее «зарабатывать», а скорее вымогать большие деньги, шантажируя владельцев товарных знаков возможностью аннулировать свидетельство.
Оценивая сложившуюся ситуацию, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о создании эффективной системы препятствий для таких лиц. В качестве превентивных мер можно предложить исключение возможности подачи заявлений о досрочном прекращении действия охранного документа по основаниям, изложенным в ст. 22 Закона, любым лицом. Ограничение может быть основано на необходимости предоставить доказательства заинтересованности хозяйствующего субъекта в приобретении или аннулировании регистрации. Условия подачи подобных заявлений могли бы вполне соответствовать содержанию ст. 198 АПК РФ. В частности, право на подачу заявлений, касающихся трехлетнего неиспользования, должно не только соответствовать положениям ст. 22 Закона. Должно выполняться и второе условие ст. 198 АПК РФ, а именно: лицо, обратившееся с заявлением о досрочном прекращении регистрации, должно доказать, что регистрация этого товарного знака нарушает его законные права и интересы в предпринимательстве или иной экономической деятельности.
Представляется эффективным и другой метод ограничения интересов недобросовестных лиц, связанный с подачей заявлений по неиспользованию. В случае, если регистрация признается недействительной, то в течение определенного срока на регистрацию тождественного обозначения должен быть наложен запрет. Этот путь содержит, безусловно, и уязвимые положения, связанные с приоритетом добросовестных заявителей. Однако представляется, что разработка этого положения достаточна перспективна.
В обоснование использования товарного знака его владелец в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона вправе предоставить доказательства использования этого товарного знака не им самим, а третьим лицом, которому это право предоставлено на основании лицензионного договора. В этой связи возникает несколько вопросов.
Если до заключения лицензионного договора владелец товарного знака самостоятельно не использовал обозначение в качестве средства индивидуализации товара или услуги, то как это согласуется с требованиями ст. 26 Закона: «…лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия»?
Второй вопрос связан с понятием товарного знака. Выдавая лицензию, следует иметь в виду, что выдается разрешение на обозначение, не способное служить средством индивидуализации товара, а на реально существующее обозначение, уже служащее для индивидуализации товара (ст. 1 Закона прямо указывает, что «товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг»).
Третий вопрос, возникающий в этой связи: с какого времени следует считать вступившим в силу лицензионный договор? Несмотря на то, что в ст. 27 Закона указывается, что договор подлежит регистрации и без нее считается недействительным, представляется, что фактический отсчет начала действия договора вполне может датироваться моментом, который обе стороны указали в этом договоре.
Ответы на эти вопросы прямо связаны с подходами, которые можно положить в основу решений, принимаемых Палатой по патентным спорам в отношении регистраций, по которым поданы заявления по неиспользованию. Очень важно выработать единообразный подход. Так, в частности, при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием, вполне могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.
Этой возможностью пользуются владельцы товарных знаков, пытающиеся во что бы то ни стало сохранить свои регистрации. С этой целью в срочном порядке заключается лицензионный договор, по которому изготавливается товар или оказывается услуга. Ст. 425 ГК РФ определяет дату вступления договора в силу с даты его заключения. Стороны вправе установить, что условия заключенного между ними договора применяются к отношениям, возникшим до его заключения (п. 2 ст. 425 ГК). Таким образом, ГК РФ закрепляет принцип обязательности и исполнимости договора, что наряду с принципом свободы составляет основу договорного права.
Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Исключением из правила являются договоры, подлежащие государственной регистрации. Такие договоры считаются заключенными с момента их регистрации. Договоры уступки товарных знаков и лицензионные договоры относятся именно к таким договорам, так как в ст. 27 Закона сказано, что договоры о передаче исключительного права на товарный знак и лицензионные договоры регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без этой регистрации считаются недействительными. Таким образом, содержание вышеупомянутых статей определяет:
обязательность регистрации договора уступки товарного знака и
момент заключения договора – с даты его регистрации.
Однако ст. 425 ГК РФ позволяет сторонам самостоятельно установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до его заключения. Представляется, что это положение вполне применимо и для договоров уступки товарных знаков и лицензионных договоров.
Если правообладатель и правопреемник в договоре уступки или лицензионном договоре выразили согласие начать использование товарного знака на продукции правопреемника (лицензиата) до даты регистрации договора, и при этом правопреемник не только принял на себя обязательства использовать товарный знак на продукции до даты регистрации договора, но и оплатил стоимость уступки товарного знака правообладателю (либо лицензионный платеж), то действия обеих сторон следует признать правомерными, не противоречащими ни Закону, ни ГК РФ.
В то же время при рассмотрении споров Палата должна учитывать конкретные события каждой рассматриваемой ситуации.
Если договор поступил на регистрацию после того, как в Палату поступило заявление от третьих лиц о досрочном прекращении срока действия регистрации по причине ее неиспользования, то такой договор, очевидно, не должен приниматься во внимание при рассмотрении дела.
В то же время, если два юридических лица заключили договор об уступке товарного знака и определили в нем возможность начала использования товарного знака до даты регистрации договора, то такие договоры, а также другие доказательства, например, действия по подготовке к использованию, совершенные до даты регистрации договора, безусловно, должны быть оценены Палатой должным образом. При предоставлении доказательств о том, что товар выпускался до даты подачи в Палату заявления третьим лицом, существует реальная продукция, договоры и платежные документы, акты выполнения работ и т.п., представляется, что такая регистрация должна сохраняться, несмотря на то, что все действия осуществлялись до даты регистрации договора.
На практике существует и третий вариант взаимоотношений, когда правообладатель и правопреемник, заключив договор об уступке права на товарный знак, выполнили друг перед другом все обязательства, в то время как третья сторона подала в Палату заявление о досрочном прекращении регистрации. Уведомление о дате заседания не поступило в адрес правопреемника, и он не знал и не мог знать о том, что в отношении собственности, которую он добросовестно приобретает, возбуждено дело об аннулировании товарного знака. Если лицо не знало и не могло знать об атаке на товарный знак, который он приобретает, при этом все время до и после регистрации договора уступки оно добросовестно использовало обозначение, знак должен сохраниться за приобретателем. Представляется, что правосудие должно поддерживать добросовестных приобретателей.
